김영곤 변호사, 공인 회계사, YG Consulting
1992년 말 캐나다, 미국 및 멕시코가 서명했고 1994년부터 국제 조약 발효했던 북미자유무역협정(TLCAN, NAFTA)은 미국 전임 대통령 도널드 트럼프에 의해 2017년 후반부터 재논의를 시작해 2019년 말 기존 협약에 대한 개정 합의(T-MEC, USMCA)와 함께 2020년 7월 1일부터 기존 NATFA를 대신하여 체결국 간 법적 효력이 현재까지 발효되고 있다.
USMCA(United States Mexico Canada Agreement) 중 지적재산권법에 한정해봤을 때 마드리드 의정서, 부다페스트 조약, 니스 협정, 1991년 국제 식물신품종보호협약, 브뤼셀 협정 참고 의무돼 USMCA 20장 90개 조항(Articulo. 20.1~ 20.90)에서 지적재산권을 규제하고 있다.
멕시코에서는 지적재산권법을 총 3개 골격에서 규제하고 있다. 특허·상표·산업 디자인 등을 규제하는 특허청(IMPI) 및 관련법·저작권· 소프트웨어 등을 규제하는 저작권청(Indautor) 관련법과 새로운 동식물을 규제하는 국립 종자원(SNICS) 관련법이 존재한다.
상기 설명에서 주제를 좀 더 제한하여 멕시코 특허청(IMPI) 관할 상표, 특허 등에 대한 산업재산권은 USMCA 의거, 어떤 변동이 있는지를 설명하도록 한다.
USMCA 발효와 병행해 1991년 6월 27일 발표 기존 특허법(LPI)은 명칭을 변경해 새로운 특허법(LFPPI, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial)으로 2020년 7월 1일 연방 관보(DOF) 공표했으며(동년 동월 동일 저작권법 및 형사법 개혁안 공표), 과도기 조항 1조 의거, 동년 11월 5일부터 법적 의무되었다. 추가적으로 해당 LFPPI는 2018년 12월 30일 발효 멕시코 포함 총 11개국 참여 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과도 연결돼 있다.
주요 변동사항들만 보면 아래와 같다.
I. 특허(Patente)
- 핵심 기술 용어 정의: “기술적 문제 해결을 위한 필요” 정의 서술
- 공공질서 및 법률에 위배되는 상업 목적 발명에 대한 특허 불가능: 인간, 동물, 식물 및 환경 보호 차원에서 검증되며 인간 체세포 복제, 태아 세포, 의료적 이득이 없는 동물 유전자 조작을 통한 발견 등 해당. 예외적으로, 기술을 통하여 자연 상태에서 분리된 생물학적 결과물은 특허 가능
- 이중 특허 금지 관련 직접 명시: 기존의 경우 특허청은 한 개 발명에 대하여 두 개 이상 특허 등록을 간접적으로 금지했다면 특허법에직접 명시됨으로써 법적 근거를 명확화
- 복제 의약품 개발 예외 인정(Art. 57): 1984년 Roche Products,., Inc, vs. Bolar Pharmaceuticial, Co, 미국 연방 순회 항소 법원에서 유래된 것으로, 통칭 ”Bolar exception” 명명되고 있으며 제3자는 특정 특허 만료 이전, 등록 특허를 실험할 수 있으며 동 자료 토대, 특허 만료 시 신속한 등록을 통한 판매 가능. 기간 불확실성 의거, 식약청법 시행령(Reglamento de Insumos para la Salud)과 함께 해석 필요
- 특허 관련 관계기관 간 협조 권한 신설: 특허 관련 정보 교환 및 기술 협조에 대한 협약 가능 권한 서술
- 비상식적 특허 등록 지연에 대한 특허 보강 증서 도입: 특허청에서 자연재해 등과 같은 사유를 제외하고 특허 등록을 위해 5년 이상 지연된 경우 기간 보상(최대 5년)을 위한 특허 보강 증서 발행. 참고로, 2021년 1월 사법 관보상, 연방 대법원은 판례(2a. LIV/2020
(10a.))를 통해 보강 증서 관련 합헌 결정
II. 실용 신안(Modelos de utilidad) & 산업 디자인(Disenos industriales)
- 보호기간 15년 연장: 기존 10년에서 15년으로 연장
- 공예작품(producto artesanal) 또한 산업 디자인으로 인정 가능
III. 상표(Marcas)
- 상표 보호기간 10년 시작점을 기존 등록 신청일 기준이 아닌 등록 허가 시점일부터 산정(2020년 11월 5일 이후 상표에 대한 적용).
- 상표 등록 및 갱신 신청 시 나쁜 의도가 없다는 선언 표시 의무와 함께(갱신 경우, 추가적으로 상표 사용 중 표시) (실무 상 동 선언들은 관련 신청서에 인쇄 표시되어 있고 관련 선언이 없을 경우에 특허청은 신청자에게 보강을 사전 통보), 정부기관은 등록 상표가 특정 법률 위배 판단한다고 추정되는 경우, 무효 행정 처리 가능
- 소비자 상대, 원산지를 오해하게 할 수 있는 상표 등록 불가
- 가상 인물(스파이더맨, etc), 상징, 특정 인물 및 출판 이름(New York Times, etc) 등은 동 인물 및 허가받은 자를 제외하고 상표 등록 불가
- 사업체 상호로 등록 상표권자 서면 허락 없는 경우, 등록 상표 사용 불가
- 상표 등록 관련 형식(Forma) 및 실체(Fondo) 문제점 동시 기술, 공문 한 개 통합 통보(기존 특허법 경우, 각각 두 개(첫 번째
공문은 형식상 문제점 지적, 두 번째 공문은 유사 상표 존재 등 실체 관련 문제점 지적) 공문 존재).
- 유명 상표(marcas famosas)에 대한 정의 서술
- 유명 상표 등록을 위한 조건 중 신청자 제출 기존 재무 및 투자 정보 제출 의무를 삭제
IV. 사법 분쟁
- 특허, 실용 신안 및 산업 디자인 일부분에 대한 무효 관련 행정 신청 가능
- 상표 및 광고안(aviso comercial) 부분 무효 행정 신청 가능 및 소급 적용
- 타 상표 등록 기간 중 증빙 자료 및 주장을 통하여 반대 의사 표명한 자로써 확정 판단이 있을 시 동 자료 및 주장 기반, 동 상표 재무효 행정 신청 불가능
- 등록 상표 사용 사실 부존재 시 부분 무효 행정 신청 가능
- 산업 재산 침해 판단 시 특허청은 사업장 운영 임시 중지 결정 가능. 해당 결정은 재보증 존재 여부 무관, 특허청 재량에 의해 임지 중지
결정 및 철회 가능
- 벌금 액수 상향 조정(20,000UMA(2021년 기준 MX$ 1,792,400) ---> 250,000UMA(MX$22,405,000)).
- 특허청 권한 강화: 벌금 부여 및 수령 권한과 함께 기존 민상사 법원을 통한 손해 배상 금액 책정에서 특허청 또한 손해 배상(소제기 2년 시한) 결정 가능성
V. 기타
- COVID-19 영향, 비대면 접촉 일상화 병행하여 이메일을 활용한 통보 및 전자 서명 기반 산업 재산권 신청을 용이하게 함.
- 2020년 11월 5일 이전 신청들은 기존 특허법에 의하여 지배
- 기존 특허법 (LPI) 폐지되고 새로운 특허법(LFPPI) 시행 중에 있지만 2021년 10월 기준, 기존 특허법 연관 시행령(Reglamento de LPI) 법적 유효 선언됨으로써 LFPPI 조항들과 법적 충돌 가능성
시사점
USMCA 발효와 병행하여 추진된 멕시코 특허법 및 저작권법 개혁안은 멕시코 체결 국제조약을 멕시코 국내법과 호환하는 맥락에서 진행되었으나 2015년 7월 연방 관보(Gaceta de SJF) 공표 연방 대법원 제1부 판례 (1a. CCLXII/2015 (10a.))에서 추정할 수 있듯이 국제 조약 바탕에서 멕시코 국내 특허법 조항 해석하는 것을 제한하고 있다.
결론적으로, 멕시코 국내 추진 특허&상표 법적 절차(등록, 갱신, 무효, 소송 및 피해보상 등)는 멕시코 국내 특허법에 준하고 법적 문제 발생 시 특허법·사법 이론·논문 및 판례 의거, 적극적 방어를 통한 산업 재산 보호 조치를 권고한다. 추가적으로 멕시코 상표, 특허 출원 및 등록 시 멕시코 국내 주소지(법적 대리인 주소지 포함)를 보유함으로써 특허청 이외 기관(관세청, 국세청, 경찰서 등)으로부터 산업 재산 침해 통보를 즉각 통보받고 법적 방어를 할 수 있으니 참고하도록 한다.
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